Wat als een concurrent een octrooi heeft dat op papier één ding beschermt, maar in werkelijkheid veel breder wordt gebruikt om anderen aan te pakken? Tot voor kort kon dat in Europa gebeuren. Maar daar is nu verandering in gekomen dankzij een belangrijke zaak van octrooigemachtigden Marcel Kortekaas en Thomas Remmerswaal.Wat is er precies veranderd?
De hoogste juridische instantie van het Europees Octrooibureau, de Enlarged Board of Appeal, heeft bepaald dat bij het beoordelen van een octrooi altijd gekeken moet worden naar het hele plaatje: niet alleen de letterlijke tekst van de claims, maar óók naar de beschrijving en bijbehorende tekeningen. Dat klinkt misschien technisch, maar het maakt een wereld van verschil.
De angorakat door het smalle kattenluik
Jarenlang konden Europese octrooien zich gedragen als angorakatten. Deze katten wurmen zich door een smal kattenluik. Staan ze eenmaal binnen, dan hebben ze ineens een flinke vacht. Zo zijn er ook angora-octrooien. Ze glippen door smalle verleningsprocedures met smalle claims, om daarna hun bescherming flink op te blazen met bredere definities in de beschrijvingen. Ze kunnen zich klein maken voor de verlening en groot maken voor inbreukprocedures. Handig voor de octrooihouder, maar niet echt eerlijk natuurlijk.
Meer bescherming proberen te claimen
We gebruiken de kleur van een product om uit te leggen hoe het zit met claims en beschrijvingen. Een octrooi bestaat uit claims (dat wat je wil beschermen), de beschrijving (de uitwerking van de claims) en figuren (tekeningen). In een claim kan staan dat het product dat je beschermt zwart is. Tijdens de verlening wordt getoetst of zwarte producten nieuw en inventief zijn. Stel, je vindt als concurrent een ouder document dat donkergrijs beschrijft. Dan is zwart nog steeds nieuw, ook al lijkt het veel op donkergrijs.
Maar, als in de beschrijving vervolgens staat dat met zwart ook donkergrijs, donkerblauw en donkerpaars bedoeld wordt, kan de octrooihouder volgens de wet later, bij een inbreukprocedure voor de nationale rechter of het nieuwe Eengemaakt Octrooigerecht (UPC), ineens ook donkerblauwe producten aanpakken. Immers laat het octrooisysteem (terecht) ruimte over voor octrooihouders om de bescherming iets breder te laten, zodat concurrenten niet makkelijk om het octrooi heen kunnen.
Echter, dit resulteerde er tot vóór de zaak van Marcel en Thomas wel in dat de termen donkergrijs, donkerblauw en donkerpaars bij de toetsing van het octrooi soms werden genegeerd, maar het octrooi die wel beschermde, ook als die al vóór de octrooiaanvraag bestonden. Het octrooi kreeg goedkeuring voor "zwart," maar kreeg bescherming voor veel meer.
Nieuwe jurisprudentie
Daar stak de Enlarged Board of Appeal afgelopen maand een stokje voor. Zij oordeelden dat tijdens de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit altijd naar de beschrijving en figuren gekeken moet worden en niet alleen naar de letterlijke tekst van de claims. Wel zo eerlijk, want als je op verschillende momenten het octrooi beoordeelt, moeten de criteria ook hetzelfde zijn. Je kunt niet met makkelijke criteria je octrooi verleend krijgen en daarna met strenge criteria inbreukmakers aanpakken.
Voor het eerst is geoordeeld dat er altijd naar de beschrijving en figuren gekeken moet worden, dus ook bij verlening. Een belangrijke gebeurtenis, want vanaf nu wordt naar deze zaak verwezen in vergelijkbare situaties. De beslissing versterkt de rechtszekerheid voor derde partijen in alle EPC-lidstaten tijdens de hele levensduur van een octrooi.
De Diamond Standard
De uitspraak wordt bij EP&C als grapje al de "Diamond Standard” genoemd. De overtreffende trap van de "Gold Standard" uit eerdere jurisprudentie, maar ook symbool voor de grote sterkte en glans ervan. Voor Marcel Kortekaas is dit de mooiste zaak uit zijn lange carrière. Voor Thomas Remmerswaal, die nog decennia voor zich heeft, is het een veelbelovend begin!
